Decisão da 2ª Seção do STJ sobre direito industrial.
Na origem, uma empresa ajuizou, em face de outras três sociedades empresárias, uma ação de cominatória cumulada com perdas e danos, na qual aduziu a ocorrência de violação a desenho industrial de sua propriedade, qual seja, uma marca de sua titularidade exclusiva no Brasil. Alegou-se que as requeridas estavam comercializando tênis com cópias de seu desenho industrial de calçado, denominado “ELEMENT”, por preço muito inferior.
Em defesa, as rés, dentre outros pontos, alegaram a nulidade do registro, baseando-se, primordialmente, na falta de originalidade e novidade.
O juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando as sociedades rés ao pagamento de indenização por danos materiais.
No TJRS, a apelação da autora foi provida para acrescer, à sentença, a condenação na indenização por danos morais.
No STJ, inicialmente, a 4ª Turma negou provimento ao agravo em recurso especial, entendendo-se pela impossibilidade de se alegar a nulidade do registro como matéria de defesa.
Em face da decisão, foram opostos embargos de divergência, os quais foram acolhidos pela 2ª Seção do STJ (composta pela 3ª e pela 4ª turmas), para reconhecer a possibilidade da arguição incidental de nulidade de registro em defesa.
A relatora dos embargos, Ministra Nancy Andrighi, destacou que “a Lei 9.279/1996 prevê, explicitamente, duas vias processuais para arguição de invalidade: uma – relativa a marcas, patentes e desenhos industriais – consistente no ajuizamento de ação específica, na Justiça Federal, contra o titular do direito (com efeitos erga omnes); e outra – restrita a patentes e desenhos industriais – consistente na invocação da nulidade, como matéria de defesa, no curso de ação proposta na Justiça Estadual contra o infrator do direito de propriedade industrial (com efeitos inter partes)”, pontuando ser, este último, o caso dos autos.
